从一个案例看专利法上的“禁止重复授权”原则
林海涛
案情简介：1991年2月7日，舒某向中国国家专利局提出了一项实用新型专利申请，1992年2月26日被授予专利权（即在先使用新型专利，专利号：91211222.0），该专利权于1999年2月8日因权利期限届满而终止。1992年2月22日，舒某提出了另一项发明专利申请，1999年10月13日被公告授权（即在后发明专利，专利号：92106401.2）。2000年12月22日，请求人山东省济宁无压锅炉厂对在后的发明专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是在先实用新型专利已经被授予专利权，在后的发明专利申请与其是同样的发明创造，授予专利权不符合专利法实施细则规定的同样的发明创造只能被授予一项专利权的规定。2001年3月26日，专利复审委员会以“不存在实用新型专利权和发明专利权共同存在的情况”为由做出了维持在后发明专利权有效的第3209号无效宣告请求审查决定。请求人不服该无效决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审法院经审理，判决维持了专利复审委员会的审查决定，并进一步解释说，同样的发明创造只能授予一项专利权应理解为“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授予专利存在。”请求人仍不服，上诉至北京市高级人民法院。该院（2002）高民终字第33号行政判决书撤销了一审判决和复审委员会的决定，理由是：一项专利一旦权利终止，从终止之日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以应用。在本案中，舒某在先申请并被授权的实用新型已于1999年2月8日因权利期限届满而终止，该专利技术隧已进入公有领域；在后申请的发明专利因与在先的实用新型专利系相同主题的发明创造，故在该发明专利与1999年10月13日被授权公告时，相当于把进入公有领域的技术又赋予了专利权，应属重复授权，违反了专利法实施细则中关于同样的发明创造只能被授予一项专利的规定。 【1】
由此可见，终审法院之所以会对本案做出了与一审法院和专利复审委员会不同的处理结果，主要是对专利法上的禁止重复授权原则产生了不同的理解。而专利法上的禁止重复授权原则，按照我国《专利法实施细则》第十三条第一款的规定是指“同样的发明创造只能被授予一项专利。”但是同样的发明创造既可以（1）由不同的申请人向专利局同时或者先后提出相同主题的专利申请，也可以（2）由同一申请人先后向专利局提出实用新型专利和发明专利申请。对于（1）种情况，根据我国《专利法》第九条和《专利法实施细则》第十三条的规定，最终获得专利授权的只可能是其中的一个申请人，而不能将同样的发明创造重复授予不同的专利申请人。而对于（2）种情况是否属于的重复授权我国的法律法规尚无明确的规定，在现实中，确实存在某些专利申请人既想获得实用新型的快速授权又想获得发明专利的较长时间的保护，从而会对同一发明创造先提出实用新型专利申请并在该技术公开之前又提出发明专利申请。对于上述“接力式”的申请，目前我国专利审查的一般做法为“如果发现同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请符合授予专利权，在尚未授权的申请符合授予专利权的其它条件时，应通知申请人进行选择…申请人可以放弃其已经获得的专利权，也可撤回其尚未被授权的申请”。 【2】由于本案中，专利复审委员会认为舒某的发明创造符合发明专利的授予条件而其就同一发明创造获得的实用新型专利保护期已届满，所以舒某已不存在在发明专利和实用新型专利之间选择的可能性，从而直接就授予了舒某发明专利权。但是终审法院在本案中否定了专利复审委员会的上述做法。由此可见，终审法院与一审法院和专利复审委员会对禁止重复授权原则的不同理解是在第（2）种情况。所以本文也主要是结合本案从第（2）种情况来探讨专利法上的禁止重复授权原则的。
一，我国《专利法》并不禁止专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权。
《专利法》是判断一项专利申请是否符合专利授予条件的主要法律，只要不违背《专利法》的禁止性规定，他人提出的专利申请如果符合《专利法》规定的专利授予条件就应赋予其专利权。不同的专利申请人就同一发明创造先后提出专利申请之所以最终只会有一个申请人获得专利权，也许并不在于在后申请的发明创造达不到专利法所规定的专利授予条件，而在于《专利法》第九条明确规定了同样的发明创造只能授予最先申请的人。而如果《专利法》要禁止专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权，它只要在其第九条中加入一禁止性条款就可以做到，但是我国《专利法》并没有这么做。因此，基于“法无明文禁止即可为”之一般法理，在民事领域，除了法律法规对公民的权利作出限制或禁止之外的民事权利都应是公民的合法权利，所以我们有理由相信：只要同一专利申请人基于同一发明创造先后提出的两种不同类型的专利申请都符合了《专利法》的专利授予条件，他就有权将其先获得的实用新型专利权转化为发明专利权。我国《专利法》的专利授予条件包括形式条件和实质条件。形式条件是指国务院专利行政部门对专利申请进行初步审查、实质审查以及授予专利权所必须的文件格式和履行的必要手续。 【3】申请人只要按照专利审查部门的要求去做，专利申请的形式条件一般都可以达到。因此，一项专利申请能否被授予专利权的关键就在于该申请是否符合专利的实质条件，即是否能通过新颖性、实用性和创造性的“三性”审查。
在本案中，各方对舒某提出专利申请技术的实用性和创造性并分歧。而法院之所以会认为专利复审委员会是重复授权，从《专利法》规定的专利授予条件来看就是认为该技术已进入公有领域，从而缺乏新颖性。而所谓“新颖性”，按照我国《专利法》第二十二条第一款的规定是指“在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”因此，判断一项发明创造是否具有新颖性的技术标准是看该发明创造同申请日以前已经公开的技术相比是否具有新颖性，而不是同现存的技术作比较，该发明创造技术也许早已被他人开发出来但他人未将该技术公开也从未公开使用过，那么他人的技术就不能成为判断一项专利申请是否具有新颖性的技术标准。在本案中，舒某于1992年2月7日提出专利申请的实用新型具有新颖性，该实用新型到1992年2月26日舒某被授予实用新型专利权时才公开，那么由于舒某以同样的发明创造于1992年2月22日提出的发明专利申请在该实用新型公开之前，所以该发明并不丧失新颖性，再加之该发明也符合了发明专利所要求的创造性和实用性的实质条件，那么根据我国《专利法》第39条的规定“专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门做出授予发明专利的决定”，舒某是可以获得该发明专利权的。但是由于考虑到专利权申请人对同一发明创造同时拥有发明专利和实用新型专利并无额外的利益，且有重复授权之嫌，所以专利局在同一申请人对同一发明创造提出的实用新型专利和发明专利都符合专利授予条件时会要求申请人在这两种专利类型中选择。专利局的这种做法是符合《专利法》的规定的，并不属于《专利法》所禁止的重复授权。
二，一项专利权利终止后，该专利技术也未必会成为公有技术。
在本案中，法院之所以会认为专利复审委员会是重复授权，是因为终审法院认为：一项专利一旦权利终止，从终止之日起就进入公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用，所以不能把已进入公有领域的技术又赋予专利权。终审法院的理由在通常情况下是正确的，大多数的专利在其权利保护期届满或者因其它原因导致权利终止时，该专利技术就进入了公有领域。但是在某些特殊情况下，即使某一专利权利终止，该专利技术也未必会进入公有领域，终审法院的理由至少不能合理的解释以下两种情况：
第一种情况是关于“从属专利”。所谓从属专利，是指在后申请的发明或者实用专利的保护范围完全落入另一项在先申请的发明或者实用新型专利保护范围之内。例如，在先专利的独立权利要求包括A、B、C三个技术特征，在后专利的独立权利要求包括A、B、C、D四个技术特征，就会出现上述现象。因此，在后专利权人虽然取得了专利权，但是未经在先专利权人许可，在后专利权人仍不能实施其专利权，否则就会侵犯到在先专利权，而对于双方权利人之外的第三人来说，他如果要实施在后专利，就必须要经过双方权利人的同意，否则就会侵犯一方或双方的专利权。因此，在从属专利中，只要在先专利权是有效存在的，即使在后专利权因某种原因而导致权利终止了，在后专利权的技术方案实际上仍然受到在先专利权的保护，第三人未经在先专利权人的许可而实施了在后专利的技术方案，就会侵犯到在先专利权。我们甚至可以从理论上推论：如果在先专利不断的得到开发，从而开发出在后技术、在在后技术…，而在后的技术获得专利权保护的范围又总是落在先专利权的保护范围之内，那么在这一系列的从属专利中，只要在先专利是有效存在的，即使在后的从属专利权终止了，这一系列的从属专利技术实际上仍然不会处于公有领域。
第二种情况是：假如某甲于1991年3月1日向专利局就某项技术提出了发明专利申请，而某乙就同样的技术于该年的3月5日向专利局提出了实用新型专利申请，由于实用新型专利申请只进行形式审查某乙在该年的9月5日就获得了该发明创造的实用新型专利授权。后由于某种原因，某乙于1993年9月5日放弃了该实用新型专利权，而此时就该发明创造的发明专利申请仍在审查中。那么如果认为“一项专利一旦权利终止，该技术从终止之日起就进入公有领域”的话，那么由于该实用新型专利权已经终止，该发明创造也就进入了公有领域。如果按照这种逻辑，那么就该发明创造提出的发明专利申请就会被以该发明创造已进入公有领域为由而被专利局驳回，从而出现同样的发明创造“在先申请”反而会被“在后申请”抵触掉的情景，这不仅对于在先申请人来说是极不公平的，而且也已明显的与我国《专利法》所规定的“在先申请”原则相违背。
三，允许专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权的做法是符合我国目前的科技发展水平的，有利于保护专利权人的合法权益。
目前从一些国家的专利审查实践来看，并没有同一人不能就同一主题同时或先后享有发明专利权和实用新型权的公认原则。例如，在德国就允许同一申请人就同一技术方案同时享有发明专利权和注册实用新型权，而日本则不允许同一人就同一技术方案同时或先后被授予发明专利权和实用新型权。 【4】这正如有学者在讨论禁止重复授予专利权的问题时所说的“在不同的知识产权之间，包括在发明专利和实用新型权之间，在理论上，并不存在禁止对同一人重复授权的原则。允许重复授权或者不允许重复授权，不是理论问题，而是国家的政策选择问题。而在选择时首先应当考虑的是，重复授权是否有必要，对权利人是否更有利。” 【5】笔者认为，允许我国专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权的做法是考虑到我国目前的科技发展水平的明智之举，有利于保护专利权人的合法权益。
首先，从我国目前的专利申请状况来看，据统计，从1985～2000年间，国内申请人的发明专利申请为156434件，实用新型专利申请为590855件；同期的专利授权为，授予国内申请人发明专利25616件，实用新型专利397166件。 【6】从以上的数据，我们不难发现，目前在我国的专利权体系中，实用新型专利相对于发明专利在数量上占有绝对的优势，而且国内申请人要获得一项发明专利的困难比较大，发明专利的被授权量约只占申请量的16％。这种状况的出现是由我国目前的科技发展水平所决定的，而且这种状况在短时间内也不会发生根本性的改观。因此，从我国的实际情况和维护专利权人的合法权益出发，我们甚至应该鼓励同一申请人对同一发明创造在该技术被公开前先后提出实用新型专利和发明专利申请，因为即使发明专利不会被授权，申请人仍然有可能获得实用新型专利；而如果认为同一申请人就同一发明创造先后提出的两种不同类型的专利申请会相互“抵触”的话，那么由于实用新型专利只进行形式审查从而会较早的获得专利授权而公开该发明专利技术，那么该发明创造获得发明专利的机会也就没有了；而如果同一申请人对同一发明创造只提发明专利申请而不提实用新型专利申请的话，由于发明专利的获得授权的机会比较少，申请人如果不能得到发明专利授权的话，由于该发明创造已经公开，他连获得实用新型专利的机会也没有了，那么申请人为开发该发明创造所付出的创造性劳动就得不到任何回报。
第二，允许专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权的做法可以在一定程度上弥补从发明专利申请日到发明专利授予前，发明专利申请人的合法权益得不到有效保护的缺陷。我国《专利法》虽然对发明专利从申请日到授权前这一段时间提供“临时保护”，但是这种“临时保护”却缺乏法律的强制力，该发明创造的技术公开后，申请人既不能禁止他人实施该技术也不能通过法律的手段强制他人缴纳专利使用费，一切都要等到发明专利被授权后才能“秋后算帐”。但对某些专利技术来说，等到发明专利被授权的时候，专利权人就会发现他人已经利用他的专利技术创出品牌或者市场上的利用其专利制造的产品已经很普遍了，专利权人已经很难再进入该产品市场了。针对这种情况，某些既想获得实用新型专利的快速授权又想获得发明专利较长时间保护的申请人，就会同一发明创造先提出实用新型专利申请在该技术公开之前再提出发明专利申请，由于实用新型专利的技术方案在获得授权时才公开，所以申请人在该技术公开后就可以凭借实用新型专利权有效的控制和许可他人使用该专利技术，从而赢得市场的主动。专利权人的这种做法完全是合情合理的，因为“天下没有免费的午餐”，专利权为开发该发明创造付出了创造性的劳动，他就应该从其创造成果中优先获得回报，这也是专利法保护发明创造的宗旨所在。
第三，允许专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权的做法也不会侵害到社会公众的利益。目前我国对一项发明创造的专利保护期最长为20年，允许专利权人将其实用新型专利权转化为发明专利权的做法，从理论上讲，对该发明创造的专利保护期就可能超过20年。例如，在本案中，舒某于1991年2月7日向专利局提出了实用新型专利申请，在该技术公开前由于1992年的2月22日提出了发明专利申请，如果舒某将其先获得的实用新型专利转化为发明专利的话，那么该发明创造所获得的专利保护的最长期限是从1991年2月7日到2012年的2月22日共21年零15天。但这是理论上的探讨，事实上，除了药品专利外，一般专利的平均寿命大约只有10年左右，远远达不到20年，这是由市场所决定的。况且，从历史来看，专利权人和社会公众之间的利益平衡不是一种绝对的平衡，而是一种动态的平衡，由于目前专利审查的速度已经加快，专利权人即使对一项发明创造会延长专利的保护期，一般来说也不过几个月的时间，这种延长尚属在“利益平衡”的正常浮动范围之内，不能简单的认为这种延长已经打破了专利法上的“利益平衡”从而侵犯了公众利益。
【1】 见《中国知识产权报》（2002年4月15日）第三版的“背景资料”。
【2】 见国家知识产权局《专利审查指南》第二部分第三章第六节。
【3】 见黄勤南 著 《知识产权法教程》，中国政法大学出版社，第173页。
【4】 据媒体报道，日本拟在2004年底修改其实用新型法，其中的修改建议之一就是允许“实用新型授权后可以转化为发明专利权”，见韩晓春 《日本酝酿修改实用新型法》，载《中国知识产权报》，2003年12月27日。
【5】 见汤宗舜 《关于禁止重复授予专利权问题的探讨》，载《知识产权》2003年第6期。
【6】以上数据出自国家知识产权局主办 《中国知识产权年鉴》（2000），知识产权出版社，第191页和197页。
(附英文标题：Analysis to the principle of repeating patents by prohibited from a case.)

（本文发表于《电子知识产权》2004年第2期）
作者：林海涛，男，山东青岛人，现为上海大学知识产权学院02级硕士研究生，主要从事知识产权法方面的学习和研究。本文仅代表作者个人的见解，如有不同意见请通过shhdxlht@sohu.com与作者联系。



安徽省淮南市人民政府


淮南市音像市场营理暂行办法
淮南市人民政府



第一条 为加强对音像制品销售、出租和放映的管理，促进社会主义精神文明建设，根据《中华人民共和国宪法》和《安徽省罚款和没收财物管理暂行条例》等有关法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称音像制品，是指以盒式录音录像带、磁盘或者以其它物质媒介为载体的各种录音录像出版物。
第三条 音像制品的销售、出租和放映，必须遵守宪法确定的基本原则，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向。不断满足人民群众日益增长的文化需求。
第四条 鼓励销售、出租和放映反映改革与建设成就，传播科学文化知识，尊重社会公德，弘扬爱国主义精神，陶冶高尚情操。有益于人民群众身心健康的音像制品。
第五条 市广播电视行政管理部门是全市音像市场的主管部门，其所属的音像管理机构具体负责全市音像制品销售、出租和放映的日常管理工作。
第六条 销售或出租音像制品，必须报经市广播电视行政管理部门批准，领取经营许可证，并持证向工商行政管理部门领取营业执照。
音像制品经营者歇业或者变更登记事项，必须按原审批程序办理注销或者变更登记手续。
外地单位未经批准，不得在本市销售音像制品。
第七条 申请从事音像制品销售、出租和放映的单位，必须具备相应的营业条件，网点设置应当符合本市音像市场主管部门的布点规划。
第八条 集体性质的单位或个人不得从事下列活动：
（一）音像制品的批发业务；
（二）以盈利为目的的摄录像活动；
（三）公开售票放映录像或进行变相的售票放映活动；
（四）出租、转租或转借录相带牟利。
第九条 凡在本市销售、出租和放映的音像制品，必须是经国家批准的出版单位出版发行、并在国内依法享有版权的出版物。
严禁销售、出租、放映和复制宣扬淫秽色情、封建迷信、凶杀暴力等格调低下的音像制品及国家明令禁止的其它非法音像制品。
第十条 出租的录像带必须到市广播电视行政管理部门加盖音像管理审查专用章后，方可出租。
第十一条 下列单位可以从事公开售票放映录像的活动，但必须具备相应的条件，并经市广播电视行政管理部门会同公安部门审查批准，由市广播电视行政管理部门发给《录像放映许可证》、公安部门发给《治安管理合格征》，再向工商行政管理部门办理登记手续，经核准后，方可从
事公开放映录像的活动。
（一）市工会系统的工人文化宫、俱乐部；
（二）市文化系统的文化馆（站）；
（三）市广播电视系统的广播站；
（四）电影院及其他经过批准的单位。
第十二条 从事公开售票放映录相业务，只允许收取最低成本，严禁以盈利为目的的录像放映活动。
第十三条 除本办法第十一条规定外，其它机关、部队、企事业单位可放映录像用于教育职工和丰富职工文娱生活，但不得公开售票放映录像。
禁止以单位名义申请，由个人承包或租赁进行公开售票放映录像的活动。
第十四条 对在本市销售、出租和放映违反本办法第九条规定查禁的音像制品，市广播电视行政管理部门可会同有关部门采取停售、暂扣和封存措施。
被停售、暂扣和封存的音像制品，由广播电视行政管理部门或公安部门按照国家有关规定处理。
第十五条 设立有线电视的单位，须经市广播电视行政管理部门批准，领取有线电视放映许可证后方可播出。播出的节目应符合本办法第四条、第九条的规定。一律不得放映属于本办法第九条规定禁止放映的录像节目和内部资料片；不得通过卫星地面接收站的接收设备转播香港、台湾
和外国的电视节目。
第十六条 公安、工商行政管理等部门应按照各自的职责，依照有关法律、法规和本办法的规定对音像市场进行监督管理。
第十七条 文化、邮政、铁路、交通、航运等部门应当协助音像市场主管部门进行管理。
第十八条 违反本办法，具有下列行为之一的，由市音像市场主管部门会同有关部门视其情节轻重，分别予以警告，没收违禁的音像制品、录像放映设备和非法所得，处以五十元以上三百元以下的罚款，吊销经营许可证、录像放映许可证、有线电视放映许可证和治安管理合格证，并由
工商行政管理部门吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究其例事责任。
（一）违反本办法第六条规定，不领取经营许可证销售音像制品或从事音像制品出租业务的；
（二）违反本办法第八条规定的；
（三）违反本办法第十条规定的；
（四）不经批准从事公开售票放映录像的；
（五）转借、出租、涂改经营许可证、录像放映许可征的；
（六）不经批准从事音像制品批发业务或者超越营业范围的；
（七）违反本办法第十二条、第十三条、第十五条规定的。
第十九条 对从事公开售票放映录像的单位，市音像市场主管部门可按其总收入的百分之三收取管理费，其他任何单位或个人不得向录相放映单位收取音像管理费用。
收取的管理费应用于全市音像市场的管理工作，同级财政、审计部门监督使用，不准挪作它用。
第二十条 公开放映录像的票价标准由市广播电视行政管理部门会同物价部门制定并公布实施。
第二十一条 依照本办法执行罚没或收缴的一切罚没和没收物品的变价款的处理，必须严格遵守《安徽省罚款和没收财物管理暂行条例》的规定。
第二十二条 当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内向作出处罚决定的机关的上一级行政机关申请复议，该机关应当在收到申请书之日起两个月内作出决定。当事人对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起十五日内向当地人民法院起诉。当事人也可
以在接到处罚决定之日起三个月内向当地人民法院起诉。逾期不申请复议、不提起诉讼、又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。法律、法规另有规定的除外。
第二十三条 音像市场主管机关及其工作人员，必须依法办事，维护音像制品经营者、放映者的合法权益。
第二十四条 音像市场主管机关及其工作人员，侵犯经营者、放映者合法权益造成损害的，应当承担赔偿损失的责任。对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，视其情节和后果给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第二十五条 本市行政区域内音像制品的销售、出租和放映，适用本办法。
凤台县音像制品的销售、出租和放映的管理可参照本办法执行。
第二十六条 本办法具体应用中的问题由市广播电视局负责解释。
第二十七条 本办法自发布之日起施行。市人民政府一九八五年四月十二日发布的《关于加强文化市场管理的通知》中有关音像管理的规定和市人民政府办公室一九八六年三月三日转发的《关于加强音像管理工作的补充规定》同时废止。



1990年9月20日